注冊商標復(fù)制、摹仿、翻譯他人在先馳名商標構(gòu)成侵權(quán)
一、主題
注冊商標復(fù)制、摹仿、翻譯他人在先馳名商標構(gòu)成侵權(quán)
二、裁判要旨
1、馳名商標的認定應(yīng)遵循“個案按需”認定的原則。
2、馳名商標的司法認定雖可實現(xiàn)對馳名商標的“跨類保護”，但并不排除馳名商標的“同類保護”。 馳名商標“同類保護”應(yīng)有之義，“跨類保護”是馳名商標保護的外延。
3、本案中，被告商標雖已獲注冊，但商標系故意復(fù)制、摹仿原告請求馳名商標保護的注冊商標，被告的行為構(gòu)成商標侵權(quán)，且本案不是單純的商標權(quán)利沖突，而是馳名商標侵權(quán)糾紛。本案判決符合我國商標法為馳名商標提供“強保護”的立法原意。
三、基本案情
贏創(chuàng)工業(yè)股份公司與湖南贏創(chuàng)未來新材料科技有限公司侵害商標權(quán)糾紛
上海知識產(chǎn)權(quán)法院（2018）滬73民初862號
上海市高級人民法院（2020）滬民終245號
原告贏創(chuàng)工業(yè)股份公司系德國特種化工企業(yè)，自上世紀七十年代末期開始在大中華區(qū)生產(chǎn)特種化工產(chǎn)品，系“贏創(chuàng)”注冊商標（核定使用商品第1類，包括工業(yè)用化學(xué)品、未加工人造樹脂等，核準注冊日為2010年3月28日）及“EVONIK”注冊商標（核定使用商品第1類，包括用于工業(yè)的化學(xué)制品、未加工的人造樹脂等，核準注冊日為2006年10月2日）的專用權(quán)人。
原告主張上述兩商標經(jīng)其持續(xù)使用在工業(yè)用化學(xué)品、未加工人造樹脂商品上已享有極高的知名度，并為相關(guān)公眾所熟知，應(yīng)作為馳名商標予以保護。此外，“贏創(chuàng)”和“EVONIK”字號經(jīng)原告持續(xù)使用，已具有一定的影響，為相關(guān)公眾所熟知，應(yīng)作為企業(yè)名稱受法律的保護。
被告湖南贏創(chuàng)未來新材料科技有限公司于2016年9月28日注冊取得了“
”商標的專用權(quán)（核定使用商品第1類工業(yè)用化學(xué)品；未加工丙烯酸樹脂；未加工環(huán)氧樹脂等）。
原告在本案中指控被告實施了如下侵權(quán)行為：1.在其企業(yè)宣傳材料及化工產(chǎn)品包裝上單獨使用“贏創(chuàng)未來”；2.在其企業(yè)宣傳材料及化工產(chǎn)品包裝上單獨使用“EVONIK FUTURE”；3.在其企業(yè)宣傳材料及化工產(chǎn)品包裝上使用“”；4.在企業(yè)名稱中使用“贏創(chuàng)”“EVONIK”。
關(guān)于本案認定馳名商標的必要性及侵權(quán)判斷，原告認為，被告“”商標雖已注冊，但該注冊商標系復(fù)制、摹仿原告在先注冊的馳名商標，導(dǎo)致消費者混淆、誤認，故請求法院在認定“贏創(chuàng)”“EVONIK”兩商標為馳名商標的基礎(chǔ)上，判定被告構(gòu)成侵權(quán)，并判令被告禁用“”商標。被告辯稱，原告與被告注冊的商標核定使用商品類別相同，無跨類保護的需要，故本案無認定馳名商標的必要性。本案屬于商標權(quán)利沖突，原告應(yīng)先向商標行政主管機關(guān)申請解決本案糾紛。
四、爭議焦點
本案中雙方當事人的爭議焦點在于：
1、原告的涉案商標是否可以被認定為馳名商標；
2、被告是否實施了原告主張的侵權(quán)行為；
3、被告在本案中應(yīng)否承擔民事責(zé)任。
五、審判
上海知產(chǎn)法院經(jīng)審理認為，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定，本案中有認定原告“贏創(chuàng)”注冊商標、“EVONIK”注冊商標為馳名商標的必要。根據(jù)上述司法解釋有關(guān)馳名商標的審查規(guī)定，原告的“贏創(chuàng)”“EVONIK”注冊商標屬于馳名商標。本案中，被告在參加展會、宣傳冊、名片印制等商業(yè)活動中使用“”的行為，具有明顯的主觀惡意，屬于復(fù)制、摹仿、翻譯原告已注冊的“贏創(chuàng)”“EVONIK”馳名商標，誤導(dǎo)公眾的商標侵權(quán)行為；被告企業(yè)名稱中包含“贏創(chuàng)”“EVONIK”，屬于將原告的“贏創(chuàng)”“EVONIK”商標作為企業(yè)名稱中的字號使用，誤導(dǎo)公眾的不正當競爭行為；被告在其商業(yè)活動中分別單獨使用“贏創(chuàng)未來”“EVONIK FUTURE”的行為，分別侵害了原告對“贏創(chuàng)”“EVONIK”商標享有的注冊商標專用權(quán)，故被告應(yīng)當就其上述侵權(quán)行為承擔停止侵權(quán)、消除影響、賠償損失的民事責(zé)任。
綜上，上海知產(chǎn)法院判決：一、被告立即停止對原告享有的“贏創(chuàng)”注冊商標、“EVONIK”注冊商標專用權(quán)的侵害；二、被告立即停止對原告的不正當競爭行為；三、被告應(yīng)于本判決生效之日起三十日內(nèi)變更其企業(yè)名稱，且變更后的企業(yè)名稱中不得含有“贏創(chuàng)”文字；四、被告應(yīng)于本判決生效之日起三十日內(nèi)在《中國化工報》刊登聲明，消除因侵權(quán)行為對原告造成的影響；五、被告應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)，賠償原告包括合理費用在內(nèi)的經(jīng)濟損失人民幣100萬元；六、駁回原告的其余訴訟請求。
六、要點分析
1、對注冊商標的使用究竟屬于合理使用，還是屬于商標侵權(quán)行為，應(yīng)當在被控侵權(quán)標識與涉案注冊商標相似程度、具體使用方式的基礎(chǔ)上，分析被控侵權(quán)行為是否善意(有無將他人商標標識作為自己商品或服務(wù)的標識使用的惡意)和合理(是否僅是在說明或者描述自己經(jīng)營的商品或服務(wù)的特點等必要范圍內(nèi)使用)，以及使用行為是否使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆和誤認等因素，綜合判斷被控侵權(quán)行為究竟是商標侵權(quán)行為，還是屬于正當使用行為。
2、商標法第十四條規(guī)定，馳名商標應(yīng)當根據(jù)當事人的請求，作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定。馳名商標司法解釋第二條第一項規(guī)定，以違反商標法第十三條的規(guī)定為由，提起的侵犯商標權(quán)訴訟，當事人以商標馳名作為事實根據(jù)，人民法院根據(jù)案件具體情況，認為確有必要的，對所涉商標是否馳名作出認定。
3、復(fù)制、摹仿、翻譯他人注冊的馳名商標或其主要部分在不相同或者不相類似商品上作為商標使用，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，為侵犯商標專用權(quán)的行為；銷售侵犯注冊商標專用權(quán)的商品的行為，亦為侵犯商標專用權(quán)的行為。
4、認定商標是否馳名的主要標準是該商標是否在市場上享有較高聲譽并為相關(guān)公眾所熟知。